摘 要：创造性是发明专利实质审查意见通知书中最常见的内容，审查意见答复中的意见陈述的理由是否充分对于一件案件的最终走向通常起到很重要的作用。 “三步法”是《专利审查指南》中规定的判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见的方法，其中规定应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。实务中，审查员重新确定的发明实际解决的技术问题时常存在一些问题。本文中对创造性判断中实际解决的技术问题存在的典型问题进行了梳理，并结合具体案例的分析，对“重新确定技术问题”给创造性评价带来的影响进行讨论，以期对代理人在答辩关于创造性问题的审查意见时提供启示作用。  

关键词：“三步法”  重新确定技术问题  创造性

01|引言

《专利法》第22条第3款规定：发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。其中，发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明对于现有技术是非显而易见的。

“三步法”是《专利审查指南》中规定的判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见的方法。《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节提供了“三步法”的判断方法，包括如下三个步骤：

对于其中的第2步，《专利审查指南》规定，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

《专利审查指南》进一步指出，审查过程中，由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此， 基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中所描述的技术问题。在这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可^[1]。 

 从审查实务来看，“三步法”第 2 步中“确定发明实际解决的技术问题”往往是创造性判断中的难点和转折点，其为第3步中的技术启示的寻找确立了方向，也是在最接近现有技术的基础上重塑发明的推动力。因此，准确确定“发明实际解决 的技术问题”对于创造性的准确判断具有重要作用，其会直接影响创造性的判断结论。 

但是，笔者在实践中发现，审查意见中往往弱化发明实际解决技术问题的确定过程，将重点放在“三步法”的第3步，而如果发明实际解决的技术问题认定错误或出现偏差，会影响到第3步中是否有技术启示的判断。

笔者根据自己的多年实务经验，对确定发明实际解决的技术问题时存在的误区进行了梳理。

下面将通过实际工作中的具体案例对上面梳理的误区进行一一说明。

02|确定发明实际解决的技术问题时存在的误区

误区1、审查员将发明实际解决的技术问题上位化

如果审查员将发明实际解决的技术问题上位化来确定发明实际解决的技术问题，那么其所确定的技术问题可能有误。具体而言，技术问题是基于技术效果确定，而发明实际在某个较小范围（下位概念）产生优于现有技术的技术效果。审查员将技术问题上位化，从而导致体现不出发明相较于现有技术的优点^[2]。

案例1

【技术方案】

本案例中，权利要求1中采用的技术方案为：

一种渐变型吸波材料制备方法，包括如下步骤：

a、将吸波材料填入模具中；

b、震荡所述模具，使所述吸波材料中的吸波剂浓度在垂直方向上自上而下逐渐增加；

c、将震荡后所述模具中吸波材料的表面抹平，冷却固化，得到渐变型吸波材料。

一方面由于渐变型吸波材料内部渐变分布的吸波剂，提高了渐变型吸波材料的电磁损耗效率，使得电磁波在经过所述渐变型吸波材料内部时被最大程度的吸收；另一方面由于在所述渐变型吸波材料复合了透波性质的透波材料，使得电磁波在经过所述渐变型吸波材料表面时，最大限度的进入到所述渐变型吸波材料的内部。如此，同时实现了吸波材料对电磁波的低反射高衰减，优化了吸波材料的性能。

【审查意见】

在审查意见通知书中，审查员认为相对于所提供的对比文件1，权利要求1的区别在于：还包括步骤：震荡所述模具，使所述吸波材料中的吸波剂浓度在垂直方向上自上而下逐渐增加和将震荡后所述模具中吸波材料的表面抹平。基于上述区别特征可以确定，权利要求所要求保护的技术方案相对于对比文件1实际要解决的技术问题是：如何提升材料的吸波性能。在此基础上，审查员找到了一篇对比文件2，认为对比文件2公开了吸波剂浓度在垂直方向上自上而下逐渐增加，因而与本申请中作用相同，都是提升吸波性能，给出了技术启示。

【笔者答复】

笔者认为，在任意吸波材料产品的研发过程中，其归根结底都是为了提升吸波材料的吸波性能。审查员在确定权利要求1的技术方案实际解决的技术问题时，进行了上位化处理，存在不合理性。而根据上述区别特征所能达到的技术效果，可以确定本案权利要求1的技术方案实际解决的技术问题是：如何优化吸波材料对电磁波高吸收低反射的性能。

在此基础上进一步确定，对比文件2的方案实际上对于本案实际解决的技术问题并不能给出相应解决手段方面的技术启示，因为所起的具体作用与本申请完全不同，对比文件2对于本申请不存在任何技术启示。由此，笔者进一步否定了审查员的创造性审查结论。通过笔者答复后，该案最终获得授权。

误区2、审查员将发明实际解决的技术问题手段化

如果审查员确定的发明实际解决的技术问题中包含或者完全是区别技术特征，将发明实际解决的技术问题手段化来确定发明实际解决的技术问题，那么其所确定的技术问题可能有误。《专利审查指南》第二部分第四章第 3.2.1.1 节的修改中，明确了区别技术特征所达到的技术效果是要在要求保护的发明所达到的效果，才能够根据此技术效果确定发明实际解决的技术问题。

具体而言，如果没有分析区别技术特征在发明中所达到的技术效果，直接在确定发明实际解决的技术问题中带有解决技术问题提出的技术手段或指引，则实质上是技术手段和技术手段的比对。假若现有技术中的技术手段和本发明中所采用的技术手段相同，那么会武断认为现有技术给出了技术启示，而不会考虑区别技术特征在本发明和现有技术中所起的作用是否相同，容易陷入“事后诸葛亮”的误区^[2]。

案例2

【技术方案】

本案例中，权利要求1的技术方案为：

一种发声装置的振膜，包括至少一层改性膜层，所述改性膜层由硅橡胶与改性剂共混改性后形成的共混聚合物制成，其中，所述改性剂为丁二烯-丙烯腈共聚物、丁二烯-苯乙烯共聚物、聚硫橡胶、聚氨酯类橡胶、聚丁二烯中的至少一种。

上述振膜可以增大硅橡胶的分子间作用力和/或空间位阻，使振膜具有优良的阻尼性能，发声装置在振动过程中一致性优，抗偏振能力优，降低失真性能，具有更高的音质。

【审查意见】

在审查意见通知书中，审查员认为相对所提供的对比文件1，权利要求1的区别在于：改性剂包含改性剂为丁二烯-丙烯腈共聚物、丁二烯-苯乙烯共聚物。基于上述区别技术特征，权利要求1与对比文件1相比，其实际所要解决的技术问题是：如何构成改性剂。在此基础上，审查员找到了一篇对比文件2，认为对比文件2中披露的特征“丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物”，在对比文件2中所起的作用与其在本发明中相同，均起到了组成振膜的作用，给出了技术启示。

【笔者答复】

笔者认为，确定发明实际解决的技术问题，是以技术手段达到的技术效果为基础，而不是以技术手段（区别技术特征）为基础 。换言之，所确定的技术问题，要体现的是技术效果，而不是技术手段。审查意见中所确定的实际解决的技术问题“如何构成改性剂” 是一种技术手段而不是技术问题，由于该技术问题已经带入了技术手段，容易造成低估本申请的创造性和“事后诸葛亮”的错误。而构成改性剂才是确定解决的技术问题的关键，也是值得本领域技术人员深入思考的地方。根据上述区别特征所能达到的技术效果，可以确定本申请权利要求1的技术方案实际解决的技术问题是：如何改善硅橡胶振膜的阻尼性能。

在此基础上进一步确定，上述技术特征在本申请和对比文件2中所起的作用不同，不存在任何技术启示。由此，笔者进一步否定了审查员的创造性审查结论。通过笔者的答复后，该案最终获得授权。

误区3、审查员根据区别特征“本身固有的功能”来确定技术问题

如果审查员基于“区别特征本身所固有的功能”而不是“区别特征所能达到的技术效果”来确定发明实际解决的技术问题，那么其所确定的技术问题可能有误。具体而言，“区别特征所能达到的技术效果”是指将区别特征放置在发明整体技术方案的大环境中，与其他技术特征协同作用之后最终产生的技术效果。而“区别特征本身所固有的功能”是指区别特征作为一个独立的单元所天然具有的技术功能。因此，“区别特征本身所固有的功能”并不能当然等同于“区别特征所能达到的技术效果”[3]。

案例3

【技术方案及审查意见】

本案例为第87522号复审决定(CN2008812898.4)中涉及的案件。该案件中，权利要求1要求保护一种吸水性树脂的制备方法，该权利要求与对比文件1的区别在于，选用特定的氧杂环丁烷化合物作为交联剂。基于上述区别技术特征，权利要求1与对比文件1相比，其实际所要解决的技术问题是：提高吸水性树脂前体表面附近的交联密度。

【复审请求人答复】

对此申请人指出，在认定区别特征给发明带来的技术效果时，不能仅局限于区别特征自身固有的性能，而应当将发明作为一个整体看待，考虑区别特征的引入对整个发明技术方案产生的影响。

尽管氧杂环丁烷本身作为常用交联剂的固有属性是在一定条件下提高交联密度，但是单纯交联密度的提高并不足以促进吸水性树脂在“保水能力”“吸水能力”和“水可溶成分”三方面性能上的总体改善；与之相反，由于上述三方面性能之间在客观上存在着一定程度的关联与矛盾，实际研发中选择适当的交联剂制备吸水性树脂，是为了与其他组分在特定混合比例下综合作用，以便获得这三方面性能的最优平衡。

与此同时，涉案申请说明书公开的实验数据证实，由此制备的树脂在维持吸水性树脂的保水能力基本不变的情况下，具有良好的保水吸水能力和较低的水可浴成分含量。因此，不应当将权利要求1实际解决的技术问题认定为该区别特征本身固有的提高交联密度的功能，而是应当基于该区别特征在发明技术方案中通过与其他技术特征之间的相互作用所实际带给发明的技术效果，将发明实际解决的技术问题认定为：在维持吸水性树脂的保水能力基本不变的情况下，提高吸水能力并降低其水可溶成分含量。

误区4、审查员根据区别特征在其他对比文件中的作用确定技术问题

如果审查员根据区别特征在其他对比文件中的作用来确定技术问题，那么其所确定的技术问题可能有误。

案例4

【技术方案】

本案例中，权利要求1采用的技术方案为：

一种铝硅酸盐玻璃，以氧化物为基准，按照摩尔百分比，包括以下组分：

SiO2，62~72mol%；

Al2O3，8.5~15mol%；

B2O3，0.01~3mol%；

P2O5，0.03~2.3mol%；

Na2O，10~15mol%；

K2O，0.2~2.1mol%；

MgO，2~10mol%；

ZrO2，0.03~2.25mol%；其中，

3.2<（SiO2+Al2O3+B2O3+P2O5）/（MgO+ZrO2+Na2O+K2O）<5.6；

1.2<（Al2O3+B2O3+P2O5）/（MgO+ZrO2）<3.9；

0.58<（Al2O3-B2O3+P2O5）/（Na2O-K2O）<1.35；

以及15<α；其中，

α=0.48*0.35*SiO2+0.6*0.83*Al2O3+0.4*1.25*B2O3+0.8*1.18*P2O5+0.78*0.92*MgO+0.86*1.13*ZrO2+1.15*0.5*Na2O-1.4*0.9*K2O-24.9*β-OH，β-OH的含量为0.01/mm~0.5/mm。

 上述技术方案可以保证铝硅酸盐玻璃在化学强化后得到所需的应力强度和应力深度的情况下，减少熔盐与玻璃的离子交换频率，降低熔盐中Na浓度，从而提高熔盐使用寿命长，使熔盐不容易劣化。

【审查意见】

在审查意见通知书中，审查员认为，相对于所提供的对比文件1，权利要求1的区别在于：15<α；其中，

α=0.48*0.35*SiO2+0.6*0.83*Al2O3+0.4*1.25*B2O3+0.8*1.18*P2O5+0.78*0.92*MgO+0.86*1.13*ZrO2+1.15*0.5*Na2O-1.4*0.9*K2O-24.9*β-OH，β-OH的含量为0.01/mm~0.5/mm；基于上述区别技术特征，权利要求1实际所要解决的技术问题是：提高离子交换后的玻璃强度。在此基础上，审查员找到了一篇对比文件2，认为对比文件2给出了技术启示。

【笔者答复】

审查员在确定“本发明实际解决的技术问题”时，并没有按照三步法的要求进行确定。即其不是根据该区别技术特征在本发明中所起的作用确定的“本发明实际解决的技术问题”，而是根据该区别技术特征在对比文件2中的作用确定的“本发明实际解决的技术问题”。由于对比文件 2 的该技术手段必然是起到该作用，如此确定实际解决的技术问题变得形同虚设，毫无意义。而根据上述区别特征所能达到的技术效果，可以确定本申请权利要求1的技术方案实际解决的技术问题是：如何使该铝硅酸盐玻璃在化学强化后应力强度大，强化深度深，同时熔盐使用寿命长，熔盐不容易劣化。

在此基础上进一步确定，对比文件2没有给出采用β-OH值为0.01/mm-0.5/mm使得熔盐使用寿命长，熔盐不容易劣化的技术启示。由此，笔者进一步否定了审查员的创造性审查结论。

如果说明书中明确记载了区别技术特征同时具有多个方面的功能和技术效果，那么在确定权利要求限定的技术方案实际解决的技术问题，以及其他对比文件是否公开该区别技术特征，现有技术整体上是否给出技术启示时，应当综合考虑该区别技术特征实际既有的所有功能和技术效果。如果审查员根据区别特征部分作用来确定技术问题，那么其所确定的技术问题可能有误。

【技术方案】

本案例中，权利要求1采用的技术方案为：

一种环保剥膜液，其组分以质量百分比计为：复合碱35%~45%，聚醚表面活性剂3%~5%，水50%~62%；其中，所述复合碱的主要成分包括Ca(OH)2、活性白泥、硅藻土和活性碳；所述聚醚表面活性剂为脂肪醇聚氧乙烯醚。

上述技术方案利用本发明实施例提供的环保剥膜液进行剥膜处理时，剥膜速率达到3.4m/min以上，无剥膜不净现象，且剥膜处理后产生的废液COD仅为5270mg/L~5315 mg/L；因此，相对于现有的剥膜液（NaOH溶液），利用本发明提供的环保剥膜液进行剥膜处理不仅能够提高剥膜处理的效果，且能极大地节水减排，可以节水减排90%以上，在节水减排上做出了较大的社会贡献；同时，处理后得到的废液具有较低的化学需氧量，降低了废液的处理成本。

【审查意见】

在审查意见通知书中，审查员认为相对于所提供的对比文件1，权利要求1的区别在于：复合碱的种类不同；各组分的含量有差异。基于上述区别技术特征确定权利要求1实际解决的技术问题是：降低剥膜液处理废液的COD值。在此基础上，审查员引入对比文件2，认为对比文件2给出了添加复合碱可以起到降低废液COD值的技术启示。

【笔者答复】

依据本申请说明书的记载：本发明实施例提出的一种环保剥膜液及其制备方法，所述环保剥膜液的组分以质量百分比计包括：复合碱35%~45%，聚醚表面活性剂3%~5%，水50%~62%。利用本发明实施例提供的环保剥膜液进行剥膜处理时，剥膜速率达到3.4m/min以上，无剥膜不净现象，且剥膜处理后产生的废液COD仅为5270mg/L~5315 mg/L；因此，相对于现有的剥膜液（NaOH溶液），利用本发明提供的环保剥膜液进行剥膜处理不仅能够提高剥膜处理的效果，且能极大地节水减排，可以节水减排90%以上，在节水减排上做出了较大的社会贡献；同时，处理后得到的废液具有较低的化学需氧量，降低了废液的处理成本。基于上述分析，根据上述区别特征所能达到的技术效果，可以确定本申请权利要求1的技术方案实际解决的技术问题不仅仅在于降低剥膜液处理废液的COD值，同时还在于剥膜液剥膜速率快，无剥膜不净现象。

在此基础上进一步确定，即使认为对比文件2给出了添加复合碱可以降低剥膜液处理废液的COD值的技术启示，但对比文件2未涉及剥膜液的剥膜速率和剥膜是否干净，也没有给出剥膜液处理废液的COD值与剥膜速率和剥膜是否干净之间的关系。当本领域技术人员出于降低剥膜液处理废液的COD值的目的，在对比文件1基础上，添加复合碱时，由于剥膜液处理废液的COD值和剥膜速率和剥膜是否干净之间之间并无直接关联，因此，本领域技术人员不能预期加入对比文件2中的复合碱时，在降低剥膜液处理废液的COD值的同时，还能使得剥膜液剥膜速率快，无剥膜不净现象，也没有证据表明其属于本领域的公知常识，其属于本领域技术人员基于现有技术难以预料到的技术效果。因此，对比文件2没有给出采用复合碱可以降低剥膜液处理废液的COD值，同时还在于剥膜液剥膜速率快，无剥膜不净现象的技术启示，本领域技术人员在面临上述的技术问题时，没有动机将对比文件2和对比文件1进行结合。由此，笔者进一步否定了审查员的创造性审查结论。

在审查意见通知书中，审查员没有根据区别特征确定权利要求实际要解决的技术问题，而是在找出区别特征后直接进行区别特征是否显而易见的判断，这样有违三步法。具体地，根据专利审查指南规定，是否显而易见的判断是判断现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术中以解决其存在的技术问题的启示，可见，区别特征与最接近的现有技术的结合，是在“解决技术问题”这一指导之下寻找结合启示的，没有确定解决的技术问题，区别特征与最接近的现有技术之间可能各自独立，不具整体性，而一个技术方案之所以存在，其原因在于该技术方案包含的多个技术特征间以一种特定方式联结，使其具有解决一定技术问题和取得相应技术效果的整体异议，忽略这种整体意义将使大多数专利申请没有创造性。

【技术方案】

本案例中，权利要求1采用的技术方案为：

一种发声装置的复合振膜的制备方法，其特征在于，所述复合振膜包括至少一层热塑性弹性体层和至少一层热固性聚氨酯橡胶层；所述复合振膜的制备方法包括如下步骤：

提供橡胶层，其中，所述橡胶层的制备方法为：采用聚氨酯橡胶通过成膜工艺制成膜体，所述膜体为未交联的聚氨酯橡胶层或半交联的聚氨酯橡胶层；

将所述橡胶层与热塑性弹性体层贴合，形成复合膜；

对所述复合膜进行成型处理形成振膜，且在所述成型处理中使所述未交联的聚氨酯橡胶层或半交联的聚氨酯橡胶层发生交联反应形成热固性聚氨酯橡胶层。

该技术方案中，所述复合振膜包括至少一层热塑性弹性体层和至少一层热固性聚氨酯橡胶层，在制备过程中，由于热塑性弹性体层和橡胶层两者贴合时橡胶层为未交联或半交联状态，此时聚氨酯橡胶并非网状结构而是线形结构，因此与热塑性弹性体层更容易浸润；且橡胶层在振膜成型过程中发生交联反应，会进一步浸润热塑性弹性体层，进一步增大了两者的粘接力。因此，采用本发明的复合振膜可以显著增大热塑性弹性体层和热固性聚氨酯橡胶层之间的粘接力，提升现有复合振膜结构的可靠性，长期振动后不会出现分层甚至破膜的问题。本发明中，所述复合振膜包括至少一层热塑性弹性体层和至少一层热固性聚氨酯橡胶层，大大提高了复合振膜的回弹性，降低了发声装置在大振幅或严格的气密性试验后膜折、塌陷等不良比例，使发声装置仍具有良好的声学性能。

【审查意见】

在第一次审查意见通知书中，审查员所提供的对比文件1与权利要求1的区别在于：(1)振膜100的另一层为热固性聚氨酯橡胶层。(2)聚氨酯橡胶成的膜体为未交联的聚氨酯橡胶层或半交联的聚氨酯橡胶层，对复合膜进行成型处理形成振膜，且在所述成型处理中使所述未交联的聚氨酯橡胶层或半交联的聚氨酯橡胶层发生交联反应形成热固性聚氨酯橡胶层。审查员没有根据区别特征确定权利要求1实际要解决的技术问题，而是在找出区别特征后直接进行区别特征是否显而易见的判断。认为对比文件2公开了使用热固性聚氨酯橡胶层作为复合振膜层的一层。对比文件3给出了使用聚氨酯树脂作为多层复合膜体的一层材料时，使聚氨酯具有交联结构可以增加其与其它层的粘结的牢固性。

【笔者答复】

根据专利审查指南规定，是否显而易见的判断是判断现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术中以解决其存在的技术问题的启示，可见，区别特征与最接近的现有技术的结合，是在“解决技术问题”这一指导之下寻找结合启示的，没有确定解决的技术问题，区别特征与最接近的现有技术之间可能各自独立，不具整体性，而一个技术方案之所以存在，其原因在于该技术方案包含的多个技术特征间以一种特定方式联结，使其具有解决一定技术问题和取得相应技术效果的整体异议，忽略这种整体意义将使大多数专利申请没有创造性。根据上述区别特征所能达到的技术效果，可以确定本申请权利要求1的技术方案实际解决的技术问题是：如何提高热塑性弹性体层和热固性聚氨酯橡胶层之间的粘接力，同时显著提高振膜的整体回弹性。

在此基础上进一步确定，技术特征在对比文件3中所起的作用与在本中请中为解决发明实际解决的技术问题所起的作用完全不同，不存在任何技术启示。由此，笔者进一步否定了审查员的创造性审查结论。

综上所述，如何正确地认定发明实际解决的技术问题，直接影响创造性的判断结论。笔者试图通过对以上确定发明实际解决的技术问题存在的典型问题进行了梳理，结合具体案例的分析，以期对代理人在答辩关于创造性问题的审查意见时提供启示作用。在进行创造性答复过程中，在确定本发明的区别技术特征后，需要从技术特征的效果及作用出发，结合本发明的整体技术方案来确定本发明实际要解决的技术问题，进而与审查员据理力争，否定审查员的创造性审查结论，让案件最终走向授权。

[1] 中华人民共和国国家知识产权局，《专利审查指南》 [M]，北京：知识产权出版社， 2010：176-182。

[2] 马梓洋.关于发明专利创造性问题的答复思路浅析[J].专利代理. 2020(02).

[3] 覃韦斯.专利创造性问题答复方法论的构建与应用 [J].专利代理，2019（03）.

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